IP assignment (cession PI)
L'IP assignment est l'acte par lequel un titulaire transfère définitivement la propriété de droits de propriété intellectuelle à un cessionnaire, à distinguer de la licence qui ne confère qu'un droit d'usage.
Définition
L'IP assignment, ou cession de droits de propriété intellectuelle, transfère définitivement la titularité d'un droit (marque, brevet, droit d'auteur, design, secret d'affaires) du cédant au cessionnaire. En France, la cession d'un droit d'auteur exige un écrit énumérant chacun des droits cédés, le domaine d'exploitation, la durée et le territoire (article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle). À défaut, la cession est nulle. Aux États-Unis, le Copyright Act de 1976 (17 U.S.C. § 204(a)) exige également un écrit signé. La cession de brevets se constate par un acte écrit enregistré à l'USPTO sous 3 mois pour opposabilité aux tiers (35 U.S.C. § 261), et à l'INPI au Registre National des Brevets en France.
En clair
Vous avez payé un développeur freelance pour coder votre application, un designer pour créer votre logo, une agence pour écrire vos contenus. Vous pensez en être propriétaire. Faux. Sans IP assignment signé, le prestataire reste titulaire des droits, vous n'avez qu'une licence implicite d'usage limité. Le piège est fatal lors d'une levée de fonds ou d'un M&A : la due diligence révèle que vous ne possédez pas votre propre code, et le deal s'effondre ou la valorisation s'effondre. Aux États-Unis, le concept de work made for hire (17 U.S.C. § 101) joue uniquement pour les salariés et pour certaines catégories limitées de prestations commandées par écrit. Pour tout le reste, IP assignment écrit obligatoire. En France, la jurisprudence sur les "œuvres collectives" et le contrat de commande ne sauve pas les dirigeants qui n'ont pas signé de cession explicite.
Cas RWM transatlantique
Pour une startup française qui flippe vers une C-Corp Delaware, l'audit IP est l'étape la plus chronophage du processus. Nous reconstituons la chaîne de titularité depuis l'idée initiale : fondateurs, premiers développeurs, stagiaires, agences, contractors offshore. Chaque maillon manquant exige un rattrapage par confirmatory assignment, parfois 5 ou 10 ans après les faits, avec négociation rétroactive de contrepartie. La C-Corp Delaware doit ensuite recevoir l'ensemble de la PI par un Contribution and Assignment Agreement enregistré à l'USPTO et à l'INPI. Pour les salariés US, l'Invention Assignment Agreement (parfois combiné à un NDA et un non-compete, le tout sous le nom de PIIA, Proprietary Information and Inventions Assignment) est systématiquement signé au jour 1 d'embauche. Côté français, le régime des inventions de mission (article L611-7 CPI) attribue automatiquement les inventions de salarié à l'employeur sous conditions, mais pas le code, le design ou la marque, qui exigent une cession écrite.
Points d'attention
- Sans cession écrite signée, la PI reste au prestataire ou au freelance, jamais au commanditaire.
- Work made for hire US joue pour les salariés, rarement pour les commandes.
- IP assignment de brevet à enregistrer USPTO sous 3 mois pour opposabilité aux tiers.
- Audit obligatoire de la chaîne de titularité avant flip ou M&A.
- En France, cession de droits d'auteur nulle sans énumération précise (article L131-3 CPI).